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Caducidad de la marca y renuncia de la marca

¿Por cuánto tiempo se concede una marca? ¿Cuándo caduca una marca? ¿Cuáles son las causas de caducidad de una marca? ¿Cómo se renuncia a ser titular de una marca?

Una marca puede extinguirse por renuncia del titular o por su caducidad. La caducidad de una marca se recoge en los artículos 54 y 55 de la Ley de Marcas. La renuncia de una marca está regulada en el artículo 56 LM. Inicialmente, una marca se concede por un plazo den diez años desde la fecha de su solicitud. Una vez que se agota el plazo la marca debe renovarse.  La Oficina Española de Patentes y Marcas informara al titular del vencimiento de dicho plazo con antelación. La marca se puede renovar cada diez años de forma indefinida. Para recibir las notificaciones de la OEPM, es muy importante comunicar a la OEPM cualquier cambio de domicilio.

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Causas de caducidad de la marca

La principal causa de caducidad es la falta de renovación de la marca. Si la marca no se renueva en los términos de la Ley, la marca caduca. El titular ha de solicitar su renovación, dentro del plazo de diez años, ante el órgano competente. Además, debe pagar la tasa de renovación.

En el caso de que existan embargos inscritos sobre una marca, esta no caducara hasta el levantamiento del embargo. Es decir, no podrá admitirse la caducidad del titular de una marca sobre la que existan embargos. Ya que esta es una medida que ha sido implementada por un juez dentro de un juicio. Y, requiere la consignación judicial del pago por parte del deudor o la admisión del recurso de oposición al embargo.

Lo mismo sucede cuando hay una acción reivindicatoria en curso. En cuyo caso, no caducara sin el consentimiento del demandante o hasta la desestimación definitiva de la acción reivindicatoria. Si a causa de estos procedimientos se produjera un cambio de titular de la marca, este nuevo podrá renovarla. El nuevo titular tendrá un plazo de dos meses desde que fue instituido como titular para renovar la marca. Si transcurre este plazo y no se ha renovado la marca, caducará definitivamente.

Una marca también caducará por falta de uso. Si la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo, será sometido a las sanciones previstas en la ley. Estas sanciones pueden incluir la caducidad. Existe un plazo de cinco años desde la fecha de registro para efectuar el uso efectivo de la marca. También incurrirá en las mismas sanciones si se suspende el uso durante un plazo ininterrumpido de cinco años. En otras palabras, se ha de cumplir con la obligación de uso recogida en el artículo 39 de la Ley. Es decir, es necesario el uso en el mercado de la marca.

Otra causa de la caducidad es la vulgarización de la marca. Esto sucede, cuando en el comercio se hubiera convertido en la designación usual de un producto identificado por dicha marca.  Un ejemplo puede ser la aspirina. “Asprin” ya no es una marca, es un sinónimo de ácido acetilsalicílico.

En España, los casos más famosos de vulgarización son por ejemplo  Los Ganchitos y el aftersum. Así, la Sentencia de AP de Barcelona No.557/2004 de 21/12/2004 declaró la vulgarización de la marca “Ganchitos”. Este término se convirtió en la denominación usual para referirse a un aperitivo de maíz.

La Audiencia Provincial de Barcelona en su Sentencia del 6 de junio también declaró la vulgarización de la marca “aftersun”. Esto se produjo como consecuencia de la inactividad del titular, que permitía el uso del nombre a sus competidores.

A su vez, la marca caducará si su uso induce a error al público.  Esto hace referencia a la calidad, procedencia geográfica o naturaleza de los productos/servicios identificados por la marca. Es decir, cuando la marca registrada contiene datos que no coinciden con la realidad.

Por último, otro motivo de la caducidad es la falta de legitimación del titular.

Si la causa de caducidad existe solamente en una parte de los productos/servicios, solo se extenderá a los productos/servicios afectados.

La renuncia de la marca

La renuncia ha de ser solicitado por escrito, a instancia del titular y posteriormente debe ser presentado ante la OEPM. Esta solicitud deberá incluir:

  • Una indicación de si se solicita la renuncia parcial o total de la marca en cuestión.
  • El nombre y dirección del titular de la marca
  • El número del registro de la marca
  • En caso de representante, el nombre y dirección de este.
  • En caso de que se solicite la renuncia de solamente algunos productos/servicios, estos deben estar señalados. Además, han de ser agrupados según la clase a que pertenezcan de la Clasificación internacional.
  • La firma del titular de la marca, o en su caso, su representante.

La renuncia debe presentarse ante la OEPM y gozara de efectos una vez inscrita ante esta. No se admitirá la renuncia de una marca sobre la que existan derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias. Para la renuncia de estas marcas ha de hacerse constar el consentimiento de los titulares de estos derechos. Al igual, que, en la caducidad, no se admitirá la renuncia si existe una acción reivindicatoria en curso, sin el consentimiento del demandante.

Conclusiones:

  • La caducidad de una marca se recoge en los artículos 54 y 55 de la Ley de Marcas. La renuncia de una marca está regulada en el artículo 56 LM.
  • La principal causa de caducidad es la falta de renovación de la marca. La marca debe renovarse cada diez años por su titular para evitar la caducidad de esta.
  • Una marca caducará por falta de uso. Si la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo, será sometido a la caducidad.
  • Otras causas de caducidad es la vulgarización de la marca, la falta de legitimación de la marca o si su uso puede inducir el público a error.
  • La renuncia ha de ser solicitado por escrito, a instancia del titular y posteriormente debe ser presentado ante la OEPM.

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